(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:云南省昆明市中级人民法院(2000)昆经初字第276号。
二审判决书:云南省高级人民法院(2000)云经终字第302号。
3.诉讼双方
原告(被上诉人):河北省蠡县志远油毡厂。
法定代表人:谷某,厂长。
委托代理人:郭庆、杨松,云南震序律师事务所律师。
委托代理人:冀蓓红,云南霄玮律师事务所律师。
委托代理人:唐某,该厂销售部经理。
被告(上诉人):云南新型建筑材料厂。
法定代表人:周某,厂长。
委托代理人(一审):李庆林,云光律师事务所律师。
委托代理人(二审):袁野、耿慧梅,袁野律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:云南省昆明市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:屈忠义;审判员:陈斌;代理审判员:陈寒梅。
二审法院:云南省高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:杨惠;代理审判员:吴立宏、陈俊。
6.审结时间
一审审结时间:2000年7月25日。
二审审结时间:2000年10月17日。
(二)一审诉辩主张
1.原告诉称:原告于1999年11月28日经国家工商局商标局核准,在油毡产品上取得“石林”牌注册商标的专用权,原告发现被告在其生产的与原告同种类的产品上使用了与原告“石林”牌注册商标相同的商标,原告曾经致函被告要求停止侵权,但被告仍继续使用侵权商标,给原告造成重大经济损失,被告因侵权所获利润已超过50万元,被告应予以赔偿。请求:(1)判令被告立即停止使用侵犯原告注册商标专用权的“石林”牌商标;(2)判令被告赔偿原告经济损失人民币50万元;(3)判令被告承担本案全部诉讼费用。
2.被告辩称:其使用“石林”商标是经商标权人云南省五金矿产化工进出口公司(以下简称云南五矿公司)许可的,许可使用的商品范围包括了石膏粉和油毡,被告是合法使用该商标,且被告也曾就此商标提出过注册申请,但被国家商标局以云南五矿公司已有注册为由驳回了申请,现在原告获得的商标权与云南五矿公司同样的注册商标相重叠,被告不构成侵权。被告的销售没有产生利润,原告对于损失计算的依据不足,请求不能成立。
(三)一审事实和证据
昆明市中级人民法院经公开审理查明:原告于1999年11月28日经国家工商局商标局核准,获得在第十九类油毡商品上使用“石林”牌注册商标的专用权,有效期限为1999年11月28日至2009年11月27日止。被告在其生产销售的油毡商品的包装纸上使用了与原告注册商标图案相近似的商标。另外,云南省五金矿产化工进出口公司于1993年3月1日经国家工商局商标局核准,续展获得在第十九类石膏粉商品上使用“石林”牌注册商标的专用权,有效期限为1993年3月1日至2003年2月28日止。云南五矿公司于1991年许可昆明建筑材料厂在石膏粉和油毡商品上使用其公司享有的“石林”牌注册商标。昆明建筑材料厂曾向国家商标局就第十九类油毡商品上使用“石林”商标申请过注册;但被国家商标局于1996年3月15日以其申请的商标与云南五矿公司在类似商品上已注册的“石林”商标相同为由,驳回了申请。昆明建筑材料厂已于1997年8月20日经本院依法宣告破产,由被告于1997年7月31日通过招标购买了昆明建筑材料厂的破产财产。云南五矿公司在2000年5月19日进行注册商标验证时所填载的登记表中仍然载明被许可人是昆明建筑材料厂,许可使用的商品是石膏粉和油毡,并经云南省工商局验证合格。被告从1999年12月29日至2000年4月23日,共销售标有“石林”商标的油毡11 254卷,销售金额为441 307.40元,现被告库存已包装未销售的油毡4 300卷,被告认可每卷油毡的售价为36元。
上述事实有下列证据证明:
1.原告“石林”商标的注册商标证及商标公告。
2.原告申请证据保全的被告的产品包装纸、财务销售凭证和查封笔录。
3.云南五矿公司的“石林”商标注册商标证及该公司出具的证明。
4.国家工商局商标局的商标核驳通知书。
5.云南五矿公司的注册商标验证登记表、昆明市中级人民法院(1997)昆中经初字第51—8号民事裁定书及云南新型建筑材料厂购买昆明建筑材料厂的协议。
(四)一审判案理由
昆明市中级人民法院根据上述事实和证据认为:原告合法持有国家工商局商标局颁发的注册商标证,享有在第十九类油毡商品上使用“石林”牌注册商标的专用权。被告在其生产销售的油毡商品的包装纸上使用了与原告注册商标图案相近似的商标,构成了对原告商标专用权的侵犯。被告辩称其是经云南五矿公司许可而使用该商标,但根据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第三十七条的规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”而《商标法》第十三条规定:“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。”所以,云南五矿公司所享有的是在第十九类石膏粉商品上使用“石林”注册商标的专用权,并无权将该商标用在油毡商品上。云南五矿公司是许可给昆明建筑材料厂使用该注册商标,而昆明建筑材料厂已经破产终结,企业法人民事主体已经消亡,被告购买的是破产财产,并不是企业名称的变更,被告没有与云南五矿公司签订过许可合同,故昆明建筑材料厂与本案被告是两个不同的民事主体。昆明建筑材料厂曾经提出的注册申请,不能视为是被告的行为,况且云南五矿公司在2000年5月19日进行注册商标验证时也载明是许可给昆明建筑材料厂使用,并没有许可给被告使用。因此,被告的主张无相应证据予以支持,其答辩理由不能成立,本院不予采纳。因被告实施生产销售的行为构成了侵权,原告主张以被告所获利润额为赔偿损失的数额,原告对此请求无充足的证据证明,通过本院调查也未取得被告因侵权所获利润的证据,但被告认可销售额是441 307.40元,现库存的油毡是4 300卷,每卷油毡的售价为36元,库存油毡的价值是154 800元,两项合计596 107.40元。参照《商标法实施细则》第四十三条第二款“对侵犯注册商标专用权,尚未构成犯罪的,工商行政管理机关可根据情节处予非法经营额50%以下或者侵权所获利润五倍以下的罚款”的规定,因被告是收购了破产企业,原破产企业和被告均在原告获权之前就已生产销售了多年此类产品,被告侵权的主观故意程度不是很大,故根据公平、合理原则,确认被告赔偿原告的损失额以其非法经营额的5%计算,即29 805.37元。
(五)一审定案结论
昆明市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《中华人民共和国民法通则》第四十五条、第一百一十八条,《中华人民共和国商标法》第十三条、第三十七条、第三十八条第一款第(一)项,《中华人民共和国商标法实施细则》第四十三条第二款的规定,判决如下:
1.被告立即停止侵犯原告的“石林”注册商标的专用权。
2.被告于本判决生效后10日内赔偿原告经济损失29 805.37元。
本案案件受理费10 010元,由被告承担。
(六)二审情况
1.二审诉辩主张
上诉人诉称:被上诉人是以不正当手段取得商标注册的,符合《商标法》及其实施细则规定的情形,因有欺骗性而不应保护,一审判决赔偿损失于法于理无据,应依法撤销。
2.二审事实和证据
云南省高级人民法院经审理确认:被上诉人于1999年11月28日经国家工商局商标局核准,获得在第十九类油毡商品上使用“石林”牌注册商标的专用权,有效期限为1999年11月28日至2009年11月27日止。上诉人在其生产销售的油毡商品的包装纸上使用了与被上诉人注册商标图案相近似的商标。云南五矿公司于1993年3月1日经国家工商局商标局核准,续展获得在第十九类石膏粉商品上使用“石林”牌注册商标的专用权,有效期限为1993年3月1日至2003年2月28日止。1991年云南五矿公司许可昆明建筑材料厂在石膏粉和油毡商品上使用其公司享有的“石林”牌注册商标。昆明建筑材料厂1997年8月20日经昆明中院依法宣告破产,由上诉人通过招标购买了其破产财产。
3.二审判案理由
云南省高级人民法院认为:上诉人使用“石林”牌注册商标不合法的上诉人主张其使用“石林”商标是经云南五矿公司许可昆明建筑材料厂使用,而昆明建筑材料厂破产后上诉人购买了其整体财产,包括该商标的使用权,因此,上诉人是合法使用。但根据《商标法》第三十七条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”第十三条规定:“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。”云南五矿公司经国家工商局商标局核准,获得的是在第十九类石膏粉商品上使用“石林”牌注册商标的专用权,其无权将该商标使用在油毡商品上,而“石林”商标的所有权属云南五矿公司,其是许可给昆明建筑材料厂使用,并非是许可给上诉人使用,至于被上诉人是否采用不正当手段恶意抢注,不属于法院审查的范围,根据《商标法》第二十七条的规定,由商标评审委员会确认,在商标评审委员会未就是否抢注做出处理时,被上诉人的商标权处于确定的状态下,被上诉人仍然对该商标享有专用权,并受法律保护,因此,上诉人以购买了昆明建筑材料厂的破产财产而合法使用“石林”商标的上诉主张不能成立。一审法院判决侵权损失的赔偿无法律依据。被上诉人不能提供上诉人所获利润的证据,经一审法院调查也未取得上诉人所获利润的证据,因此,一审以被上诉人的销售额和库存商品价值的5%计算,依据《商标法实施细则》的行政处罚条款判决上诉人赔偿,属于适用法律不当,依法应予撤销。
4.二审定案结论
云南省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定,判决如下:
(1)维持云南省昆明市中级人民法院(2000)昆经初字第276号民事判决第一项,即云南新型建筑材料厂立即停止侵犯河北省蠡县志远油毡厂的“石林”注册商标的专用权;
(2)撤销云南省昆明市中级人民法院(2000)昆经初字第276号民事判决第二项,即云南新型建筑材料厂赔偿河北省蠡县志远油毡厂经济损失29 805.37元。
一审诉讼费10 010元,由上诉人承担6 006元,被上诉人承担4 004元,二审诉讼费10 010元也按此承担。
(七)解说
1.对注册商标专用权保护范围的划定。
《中华人民共和国商标法》规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”这一规定已经明确了注册商标所有权人在行使其享有的专用权时,是受限制的。本案中的原告依法享有“石林”牌注册商标的专用权,其核定作用的商品是《国际商品分类表》中第十九类油毡商品,被告无证据证明其是合法使用该注册商标,因而构成了侵权。被告主张其是经许可而合法使用该商标的,但即便是许可关系成立,该许可也是违法的,因为云南五矿公司享有的“石林”牌注册商标专用权是核定使用在第十九类石膏粉商品上,云南五矿公司无权将其注册商标的核定使用范围扩大至油毡商品上而许可他人使用,更何况本案的事实和证据并不能证明被告是合法使用。
2.对侵权损失如何认定。
当经过人民法院审理确认构成侵权时,而权利人所提交的证据又不能证明侵权人因侵权行为给其造成的损失数额时,人民法院应当有权行使自由裁量权,法院可以根据侵权人的侵权主观故意程度、侵权时间、侵权范围及给权利人造成的损害事实,依法行使裁量权,否则对知识产权的保护极为不利。因为我国是以权利人实际的损失和侵权人所获利润为判决赔偿损失的依据,但在大多情况下权利人要充分举证证明损失的成立是具有较大难度的,正如精神损害赔偿一样,很难举证证明,况且有很多的侵权人是一些财务制度不健全的企业和个人,即使是权利人申请法院进行证据保全也无法得到确切的证据,这就给权利人造成举证的困难。如果是因为损失证据不足而不支持损失赔偿请求,当事人是可以在有证据证明损失的情况下再行提起诉讼,但到那时,可能侵权人早已销声匿迹了。因此,在目前对知识产权损害赔偿相关法规不完善的情况下,法院应当依法行使自由裁量权,或者是尽快制定法定赔偿标准,不能因为侵权成立但损失证据不足而不判决赔偿损失,这不利于对知识产权的保护,也不利于通过司法手段推动市场经济和知识经济的向前发展。
(屈忠义)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.2001年商事暨行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第326 - 330 页