（一）首部

1.裁定书字号：北京市第三中级人民法院（2013）三中民保字第01933号。

2.案由：诉前停止侵害专利权案。

3.诉讼双方
申请人：雅培贸易（上海）有限公司，住所地：上海市外高桥保税区美盛路56号4号楼109部位。
法定代表人：R，该公司总经理。
委托代理人：朱某，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。
委托代理人：刘某，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。
被申请人：台州市黄岩亿隆塑业有限公司，住所地：浙江省台州市黄岩新前开发区人和路15号。
被申请人：北京溢炀杰商贸有限公司，住所地：北京市朝阳区南沙滩66号109室1号楼商业1-2-（2）B区B489号。

4.审级：一审。

5.审判机关和审判组织
审判机关：北京市第三中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：蒋利玮；代理审判员：宋晖、张玲玲。

6.审结时间：2013年12月2日。

（二）申请人主张
申请人雅培贸易（上海）有限公司（简称雅培贸易公司）称：
雅培制药有限公司（简称雅培制药公司）是ZLXXXXXXXXXXXX.0号名称为“容器”的外观设计专利权（简称涉案专利权）人。我公司系涉案专利权的被许可人，并获得涉案专利权人雅培制药公司的授权以自己的名义对侵犯涉案专利权的侵权人提起诉讼。台州市黄岩亿隆塑业有限公司（简称亿隆公司）未经许可生产、销售、许诺销售了侵害涉案专利权的“YL-650A”“YL-750A”“YL-1000A”等型号的可密封塑料容器（简称被控侵权产品）。北京溢炀杰商贸有限公司（简称溢炀杰公司）未经许可销售了被控侵权产品。二被申请人的侵权行为如不立即停止，将会导致我公司难以弥补的损害。因此请求法院责令亿隆公司立即停止生产、销售和许诺销售侵犯涉案专利权的产品，责令溢炀杰公司立即停止销售侵犯涉案专利权的产品。

（三）事实和证据
北京市第三中级人民法院经审理查明：
涉案专利权系ZLXXXXXXXXXXXX.0号名称为“容器”的外观设计专利权，分类号为09-03，申请人为艾博特公司，申请日为2007年6月27日，优先权日为2006年12月27日，授权公告日为2009年5月20日，授权公告图片见附图（略）。2010年2月3日，涉案专利权人变更为雅培制药公司。该专利年费缴纳至2014年6月26日。2013年6月20日，国家知识产权局专利检索咨询中心针对涉案专利权出具外观设计检索报告称，未检索到与涉案专利相同或者相近似的外观设计。
2013年10月29日，雅培制药公司与雅培贸易公司签订专利许可协议，约定：雅培制药公司授予雅培贸易公司涉案专利权的普通许可，并授权雅培贸易公司以自己的名义对任何侵犯涉案专利的侵权人单独提起诉讼，包括但不限于申请证据保全措施、申请临时或永久禁令以及任何其他适用的救济方式，雅培贸易公司有权针对所有侵权者要求全部赔偿数额，雅培制药公司不作为诉讼主体且不参与诉讼。
2013年9月4日，北京博维瑞通科技有限公司的委托代理人吕某与北京市长安公证处的公证员和公证员助理来到位于北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-（2）B区B489号的“北京溢炀杰商贸有限公司”处，见到一名自称为“张某”的男士，取得名片一张，吕某现场与对方签订销售合同一份，当场支付了货款104 580元，对方为吕某开具了编号为“4278605”的收据一张。随后吕某来到北京鑫荣发物流有限公司处，办理了提货手续，取得名片一张、仓储费收据一张、送货单两张、台州市黄岩亿隆塑业有限公司奶粉罐出厂检验报告一份，随后接受了相关货物，取得交货单一份，在货物中获取了一个未开封的信封，其中有亿隆公司产品手册一份。吕某现场提取了十五箱货物，型号为“YL-650A”的罐体货物两箱、型号为“YL-750A”的罐体货物四箱（两箱标记有“金黄色”字样）、型号为“YL-1000A”的罐体货物两箱以及“桃红色”“大红色”“深绿色”的罐体上盖货物各两箱、“金黄色”的罐体上盖货物一箱，并从现场提取的每个型号的货物中均取出两个罐体及罐体上盖作为样品。公证人员对上述购买和提货过程进行了公证，对购货提货地点、货物外观等进行了拍照，对获取的名片、合同、收据、产品手册、货物等进行了封存，并出具了（2013）京长安内经证字第17981号公证书（简称第17981号公证书）。销售合同中的价格载明“YL-650A”罐为6.5元/套、“YL-750A”罐为6.8元/套、“YL-1000A”罐为7.5元/套，收据上注明为奶粉罐货款。
2013年10月31日，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所的代理人与北京市长安公证处的公证员和公证员助理在北京市长安公证处，使用公证处计算机，启动计算机后，链接网络，访问“http：//www.nfbz.com.cn”，所得页面显示“台州市黄岩亿隆塑业有限公司坐落于浙江省台州市黄岩区新前开发区内，是中国最具实力的奶粉罐生产企业，生产各种高品质的奶粉罐、罐盖、勺子等”“页面版权所有：台州市黄岩亿隆塑业有限公司　浙ICP备12008217号”；点击所得页面的“产品展示”，进入新页面显示“YL-650A玫红色”“YL-650A黄色”“YL-650A绿色”“YL-650AAJT”“YL-750A黄色”“YL-750A桃红色”型号奶粉罐，均附有图片；点击该页面右下角中的“下一页”，进入下一页面显示“YL-750A”型号奶粉罐；四次点击该页面右下角的“下一页”，显示进入第6页，页面显示“YL-1000A奶粉罐”；点击上述页面中的型号，均可获得较大图片；点击该页面中的“联系我们”，显示“地址：浙江省台州市黄岩区新前开发区人和路15号”“电话：86-576-84353708 86-576-84360855”，公证员对上述上网浏览过程及所得网页进行了公证，并出具了（2013）京长安内经证字22316号公证书（简称第22316号公证书）。
以上事实，有专利权证书、专利检索报告、专利许可协议、第17981号公证书、第22316号公证书等证据在案佐证。

（四）判案理由
北京市第三中级人民法院根据上述事实及证据认为：
审查是否应当责令停止侵害专利权行为，应当考虑以下因素：申请人是否是专利权人或利害关系人；被申请人行为构成侵害专利权的可能性；不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；不责令被申请人停止有关行为对申请人造成的损害是否大于责令被申请人停止有关行为对被申请人造成的损害；责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益；申请人是否提供了相应的担保。
1.关于申请人是否是利害关系人
本案中，雅培贸易公司是涉案专利权的被许可人，经涉案专利权人雅培制药公司的授权，有权以自己的名义提起诉讼，申请临时或永久禁令，并有权要求全部赔偿数额。因此，雅培贸易公司属于《中华人民共和国专利法》第六十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条第一款规定的利害关系人，有权提出本案申请。
2.关于被申请人行为构成侵害专利权的可能性
涉案专利为包装容器上的外观设计专利，被控侵权产品为“YL-650A”“YL-750A”“YL-1000A”奶粉罐，属于相同种类的产品。将第17981号公证书中公证购买的被控侵权产品照片、第22316号公证书中经公证的“YL-650A”“YL-750A”“YL-1000A”奶粉罐图片与涉案专利的外观分别对比：从主视图看，罐体和罐盖基本相同，罐体左部有一向内倾斜的耳形轮廓，内有一圆形凹陷，在后视图相对应的位置也有对应的形状；罐盖基本相同，其区别仅在于涉案专利外观的罐盖扣手处有三个小圆形凸起，扣手两侧分别有一个小圆形凸起，被控侵权产品则无圆形凸起；部分被控侵权产品的高度与宽度之间的比例与涉案专利外观相比略有不同；从仰视图看，被控侵权产品罐体底部与涉案专利外观有所不同。罐体底部在正常使用过程中不容易被观察到，涉案专利外观扣手处的圆形凸起、高度与宽度之间的比例对整体视觉效果影响较小。综上，被控侵权产品的设计落入涉案专利的保护范围可能性较大。亿隆公司未经许可生产、销售、许诺销售被控侵权产品，溢炀杰公司未经许可销售被控侵权产品侵犯雅培贸易有限公司涉案专利权的可能性较大。
3.不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害
本案中，被控侵权产品系奶粉罐，可以预计的是，亿隆公司和溢炀杰公司主要向奶粉生产企业批发销售被控侵权产品，被控侵权产品将与奶粉一并销售给最终用户，每一个销售环节都很有可能构成对涉案专利权的侵权。而每增加一个销售环节，都会造成损失扩大，侵权行为人增多，雅培贸易公司维权成本增加，维权难度加大。如果不责令亿隆公司和溢炀杰公司立即停止被控侵权行为，即便通过诉讼最终法院支持雅培贸易公司的请求，也很难制止奶粉生产企业、奶粉销售商对于被控侵权产品的销售，由此造成的损失难以计算。同时，涉案专利权系容器的外观设计专利，有效期仅十年，容器的外观设计更新换代快，如不责令亿隆公司和溢炀杰公司立即停止被控侵权行为，将会极大地影响到雅培贸易公司对涉案专利权的行使。因此，如不责令亿隆公司和溢炀杰公司立即停止被控侵权行为，将会对雅培贸易公司合法权益造成难以弥补的损失。
4.不责令被申请人停止有关行为对申请人造成的损害是否大于责令被申请人停止有关行为对被申请人造成的损害
责令亿隆公司和溢炀杰公司停止被控侵权行为对其造成的损害在于其无法通过被控侵权行为谋取利益，损失数额是可以预见的。不责令亿隆公司和溢炀杰公司停止被控侵权行为，被控侵权产品一旦流入市场，对雅培贸易公司造成的损失难以计算，维权成本过高，雅培贸易公司也难以在涉案专利权有效期内正常行使权利。因此，不责令亿隆公司和溢炀杰公司停止被控侵权行为对雅培贸易公司造成的损害大于责令亿隆公司和溢炀杰公司停止被控侵权行为对其造成的损害。
5.责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益以及申请人是否提供了相应的担保
责令亿隆公司和溢炀杰公司停止被控侵权行为仅涉及亿隆公司和溢炀杰公司的经济利益，没有证据证明将会损害社会公共利益。雅培贸易公司已经提供了400万元的现金担保。结合被控侵权产品的价格、该行业的平均利润率等情节，应当认为雅培贸易公司提供的担保金额大于或者等于责令亿隆公司和溢炀杰公司停止被控侵权行为给亿隆公司和溢炀杰公司可能造成的损失。同时，根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第七条的规定，在执行本裁定的过程中，如有证据证明亿隆公司和溢炀杰公司因停止被控侵权行为造成更大损失的，将责令雅培贸易公司追加相应的担保。雅培贸易公司不追加担保的，将解除有关停止措施。
综上，雅培贸易公司的申请符合法律规定。

（五）定案结论
北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十六条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条，《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条、第四条、第七条、第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零八条之规定，裁定如下：
1.台州市黄岩亿隆塑业有限公司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯ZLXXXXXXXXXXXX.0号名称为“容器”的外观设计专利权的产品；
2.北京溢炀杰商贸有限公司立即停止销售侵犯ZLXXXXXXXXXXXX.0号名称为“容器”的外观设计专利权的产品。
雅培贸易（上海）有限公司应当在本裁定送达之日起三十日内起诉，逾期不起诉的，将解除本裁定采取的措施。

（六）解说
《与贸易有关的知识产权协定》第五十条第二款规定，如果认为适当，司法当局应有权在开庭前依照一方当事人请求，采取临时措施，尤其是在一旦有任何迟误则很可能给权利持有人造成不可弥补的损害的情况下。为履行入世承诺，我国在2000年修改的《专利法》和2001年修改的《商标法》与《著作权法》以及发布的《集成电路布图设计保护条例》《计算机软件保护条例》中确立了诉前行为保全制度，规定专利权、商标权、著作权的权利人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。随后，最高人民法院于2001年、2002年相继出台了相关司法解释，进一步细化完善了上述制度，并将其扩充至诉中行为保全。2012年修改的《民事诉讼法》则统一规定了行为保全制度，不再局限于专利、商标、著作权等部分知识产权案件类型，而是扩充至整个民事领域。
本案主要涉及以下问题：
1.适用诉前行为保全应当具备何种要件
《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第十一条规定：“人民法院对当事人提出的复议申请应当从以下方面进行审查：（一）被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权；（二）不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；（三）申请人提供担保的情况；（四）责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。”学理上通常认为该规定虽然是对复议申请的审查，但是显然也适用于诉前行为保全申请的审查，其不足之处在于第一项判断是否构成侵犯专利权不妥，因为此时尚未经过完整的诉讼程序，应考虑侵犯专利权的可能性，同时应当就停止或不停止侵权行为对双方造成的困难进行权衡。
结合司法解释和相关学理解释，本案中法院在作出诉前行为保全裁定时，考虑了以下因素：（1）申请人是否是权利人或利害关系人；（2）被申请人行为构成侵权的可能性；（3）不采取保全措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；（4）不采取保全措施对申请人造成的损害是否大于采取保全措施对被申请人造成的损害；（5）采取保全措施是否损害社会公共利益；（6）申请人是否提供了相应的担保。
2.如何认定申请诉前行为保全利害关系人的范围
《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条第二款规定：“提出申请的利害关系人，包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。”该规定并未明确普通许可合同中的被许可人能否申请诉前行为保全。但是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。“这主要是考虑，一些商标注册人特别是国外的一些在中国注册的商标权人，在国内一般只授权普通许可，遇到侵权行为，国外的商标权人采取法律措施会有比较多的手续，会发生某种延误，这样就有可能损害这些被许可人的合法权益，应当为他们提供司法救济手段。……这已经与专利法利害关系人的起诉规定不同，无疑对注册商标权和相关的注册人、利害关系人合法权益加大了保护，便于商标使用被许可人运用司法手段制止侵犯商标权行为。”蒋志培：《〈最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，见孔祥俊主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，110页，北京，中国法制出版社，2012。
为了加大对专利权的保护力度，保持申请诉前行为保全与提起侵权诉讼主体的一致性，本案中雅培贸易公司虽然是普通许可合同中的被许可人，但考虑到其已经得到专利权人雅培制药公司的明确授权，法院仍允许雅培贸易公司以自己的名义申请诉前行为保全。
3.如何认定难以弥补的损害
在判断是否属于难以弥补的损害时，可以考虑以下情形：（1）侵权行为是否造成难以用金钱弥补的损失，例如侵犯著作权人身权，或者造成商誉损失；（2）不制止侵权行为，是否会扩大侵犯范围和损害后果，增加维权成本和维权难度；（3）侵权行为是否直接削弱申请人的竞争优势，严重抢占其市场份额，事后停止侵权也很难挽回市场份额，严重影响申请人的合法权益；（4）侵权行为造成的损害后果是否明显超过被申请人的赔偿能力。
本案中，在判断是否属于难以弥补的损害时主要考虑了三个因素。一是申请人的损失：被控侵权奶粉罐通常销售给奶粉生产商，最终与奶粉一并销售给消费者，每一个销售环节都很有可能构成专利侵权，每增加一个销售环节都会造成损失扩大；二是申请人的维权成本：每增加一个销售环节，侵权行为人增多，雅培贸易公司维权成本增加，维权难度加大，被控侵权奶粉罐一旦流入市场，事后很难制止奶粉生产企业和奶粉销售商对奶粉罐的销售；三是申请人自身对权利的行使：涉案专利权系容器的外观设计专利，有效期仅十年，容器的外观设计更新换代快，如不责令立即停止被控侵权行为，将会极大地影响到雅培贸易公司对涉案专利权的行使。该案即属于不制止侵权行为，会扩大侵权范围和损害后果，同时将削弱申请人的市场竞争优势，抢占申请人的市场份额。
4.作出诉前行为保全后申请人起诉的期限
《专利法》第六十七条第四款规定，申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。《民事诉讼法》第一百零一条第三款规定，申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。本案在合议过程中，一种意见认为《专利法》中关于起诉期限的规定与《民事诉讼法》的规定，是特别法与一般法的规定，应当适用《专利法》关于十五日起诉期限的规定；另一种意见认为《民事诉讼法》是关于诉讼程序的基本法律，既然已经对起诉期限作了从宽的规定，从有利于保护权利人的角度出发，应当适用《民事诉讼法》关于三十日起诉期限的规定。最后，合议庭采纳了后一种意见。
本案作出诉前行为保全后，经法院多次与双方当事人沟通，化解矛盾，最终双方以达成调解协议的方式解决纠纷。
（北京市第三中级人民法院　蒋利玮）