(一)首部

1．判决书字号：福建省厦门市思明区人民法院（2013）思民初字第12544号判决书。

2．案由
侵害商标权、反不正当竞争

3．诉讼双方
原告：厦门兴茂贸易有限公司。
法定代表人庄某某，董事长。
委托代理人王嘉鹏、王倩，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
被告：厦门市誉海食品有限公司。
法定代表人黄某某，董事长。
委托代理人方耀存、方军豪，福建信海律师事务所律师。
被告：厦门市东本贸易有限公司。
法定代表人张某某，董事长。
委托代理人方耀存、方军豪，福建信海律师事务所律师。

4．审级：一审

5．审判机关和审判组织
一审法院：厦门市思明区人民法院。
代理审判员：李缘缘

6．审结时间：
一审审结时间：2014年2月17日。

(二)诉辩主张

原告兴茂公司诉称：1983年，"鼓浪屿"注册商标原权利人鼓浪屿食品厂开始在其生产的厦门馅饼等食品上使用"鼓浪屿"商标。2001年及2005年，国家工商行政管理总局商标局分别核准该厂注册的两个"鼓浪屿"商标（其一为艺术字体）。案外人曾华山于2010年6月18日受让了上述"鼓浪屿"商标，并授权原告独占使用及独立维权。经多年广泛宣传和销售，"鼓浪屿"馅饼及糕点在业界享有较高的声誉，获得省级、国家级众多荣誉称号。2013年4月，原告在被告东本公司的门店发现，被告誉海公司在其生产的馅饼包装盒上突出使用"鼓浪屿馅饼"等文字，且产品包装盒规格大小与原告的包装盒一致；包装盒的内外装潢包括款式及图案的颜色、造型等与原告高度近似，以致当原告与誉海公司的包装盒分开摆放时，消费者难以区分。而誉海公司将产品描述为"鼓浪屿馅饼按照传统工艺和独家配方精工细作而成"，企图通过虚假宣传让消费者误以为其企业及产品就是正宗的"鼓浪屿馅饼"，具有显见的侵权恶意。被告的行为侵害了原告的注册商标专用权并构成不正当竞争，给原告造成巨大经济损失，故请求法院判令：1、被告立即停止在其生产、销售的产品上使用含有"鼓浪屿"字样并与原告的"鼓浪屿馅饼"包装盒的装潢近似的包装盒；2、被告立即销毁所有侵犯原告注册商标专用权及进行不正当竞争的产品包装盒；3、被告赔偿其侵权行为给原告造成的经济损失20万元；4、被告赔偿原告为调查处理其侵权行为而支出的相关调查费用、公证费以及律师费合计54484.8元；5、被告在《厦门日报》刊登致歉声明，公开向原告赔礼道歉；6、被告承担本案的诉讼费用。
被告誉海公司辩称：1、其产品包装上是"鼓浪屿馅饼"字样，而非原告的注册商标"鼓浪屿"。且誉海公司在其产品上突出使用了自己的商标"臻食轩"，原被告在各自产品上所使用的商标具有显著区别，足以区分商品来源。2、商标权人无权禁止他人正当使用有关商品的通用名称及地名。"鼓浪屿馅饼"并非原告的注册商标，"馅饼"是商品的通用名称，"鼓浪屿"是地名，属货源标记且被同行广泛使用，誉海公司是依惯例的合理正当使用，未侵犯原告的注册商标专用权。

被告东本公司辩称："臻食轩"牌馅饼的供货者为被告誉海公司，东本公司作为销售者通过合法渠道购进"臻食轩"牌馅饼，不存在过错。

（三）事实和证据
厦门市思明区人民法院经公开审理查明：厦门"鼓浪屿"牌馅饼自1983年12月起即获得国家、省部级多项荣誉称号，多家媒体亦进行过报道。曾华山经申请取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准的第1571341号"鼓浪屿"商标，有效期限自2011年5月14日至2021年5月13日，核定使用商品为糖、糖果、饼干、糕点等；取得第38XXX42号"鼓浪屿（艺术体）"商标，有效期限自2005年10月14日至2015年10月13日，核定使用商品为馅饼（点心）、馅饼、肉馅饼、蛋糕等。2013年4月1日，曾华山将上述两个商标授权给原告兴茂公司独占使用，且授权原告可以独立进行上述商标权及有关不正当竞争的侵权打假，许可使用期限自2013年4月1日至2014年3月31日。原告生产、销售的馅饼包装盒正面图案中含有"鼓浪屿○R馅饼"、"GULANGYU ISLAND"、"始创于1940"的字样，盒盖及侧边亦标明"鼓浪屿○R"。
2013年4月7日，曾华山的委托代理人至厦门市思明区公证处申请证据保全公证，公证人员与曾华山的委托代理人于2013年4月8日分别到厦门市思明区鼓浪屿龙头路11之3、厦门市思明区中山路的店铺，各购买了5盒"臻食轩"鼓浪屿馅饼，并对该过程进行公证并出具（2013）厦思证内字第1908号、1909号《公证书》。上述公证过程中封存的馅饼，盒盖正中间自右向左用竖行标有三行棕色字--第一竖行是"传承经典纯手工制作"，字体为整个盒盖中字体最小的；第二竖行是"鼓浪屿"三字，第三行竖行是"馅饼"两字，第二、三竖行字体为整个盒盖字体中最大的；左上角用黑色字标有"臻食轩TM"，正面底部中央用棕色字标明"中华烘焙老字号"。盒盖部分用黑色字标明"臻食轩TM"。包装盒底部用棕色标明品名：鼓浪屿馅饼。盒盖扉页上用黑色字标明"鼓浪屿馅饼按照工艺和度假配方精工细作而成......"等字样。
2013年7月15日曾华山的委托代理人再次至公证处申请证据保全公证，于2013年7月15日分别到厦门市思明区中山路的店铺（挂有"汇怡·闽台特产誉海食品专营店"招牌的门店）、厦门市思明区鼓浪屿龙头路11号之3挂有"誉海食品闽台特产"招牌的店铺各购买了4盒鼓浪屿特产馅饼，并对该过程进行公证并出具（2013）厦思证内字第4001号、4002号《公证书》。上述公证过程中封存的馅饼与4月8日公证购买的馅饼外包装不同，盒盖正中间用竖行自右向左标有三行棕色字--第一竖行是"馅饼"两字，字体为整个盒盖中字体最大的；第二竖行是"鼓浪屿特产"，字体比第一竖行小，第三行竖行是"传承经典纯手工制作"，字体为整个盒盖字体中最小的；在"馅饼"二字右侧下部以及"传承经典纯手工制作"之上各配有一个红色印章，"馅饼"及"鼓浪屿特产"后有模糊的圆形水印。左上角用黑色字标有"臻食轩TM"，右上角用棕色字标明中华烘焙老字号。礼盒延伸部分用黑色字标明"臻食轩TM"。礼盒侧边同样用黑色字体标明"臻食轩TM"。礼盒底部标明品名：鼓浪屿馅饼。盒盖，盒内配有两个左右对称边缘为波浪形的扉页扉页上用黑色字标明"鼓浪屿馅饼按照工艺和度假配方精工细作而成......"等。
被告誉海公司成立于2011年1月24日。2013年2月1日，誉海公司就"臻食轩"文字商标向国家工商行政管理总局商标局申请注册，申请号为12XXXX47，现尚未获得注册许可。2013年3月25日，东本公司和誉海公司签订购销合同，约定由誉海公司按需提供给东本公司"臻食轩"馅饼。两被告对上述公证过程中东本公司销售的"臻食轩"馅饼系由誉海公司供货并无异议。
上述事实有下列证据证明：
1、厦门市思明区公证处（2003）厦思证内字第1908号、第1909号《公证书》，证明原告在鼓浪屿龙头路、思明区中山路的店铺购买侵权产品的过程；被告生产涉嫌侵权产品并广泛销售，侵犯了原告的商标权及涉及不正当竞争。
2、商标查档第15XXX41号（鼓浪屿）、商标注册证第15XXX41号（鼓浪屿）、商标查档第38XXX42号（鼓浪屿艺术体）、商标注册证第38XXX42号（鼓浪屿艺术体），证明案外人曾华山系"鼓浪屿"商标的权利人。
3、商标权独占许可合同（1）、商标权独占许可合同（2），证明原告享有"鼓浪屿"商标的独占许可使用权。
4、福建省优质产品、轻工业部1985年优质奖、厦门老字号等荣誉及《厦门日报》、《厦门晚报》等的报道，证明原告"鼓浪屿"品牌馅饼，早在上世纪八十年代初期开始就在馅饼产品上使用，"鼓浪屿"品牌在馅饼行业具有广泛影响，获得多项荣誉，且广受各界好评，该品牌具有相当的知名度。
5、同业其他厂家的馅饼包装盒，证明原告的包装盒设计与同业其他包装盒具有极为显著的区别，而被告的包装盒与原告的包装盒类似，造成相关公众混淆。
6、公证费用发票、律师费发票、侵权调查费用发票，证明原告为调查、制止侵权行为付出的部分成本。
7、CCTV、厦门卫视关于"鼓浪屿馅饼"的报道，证明原告的"鼓浪屿馅饼"历史悠久，全国范围内享有较高知名度。
8、厦门市思明区公证处（2013）厦思证内字第4001号《公证书》、第4002号《公证书》，证明原告在中山路、鼓浪屿龙头路的店铺购买侵权产品的过程，被告在受到工商局行政处罚之后，仍继续生产涉嫌侵权产品并广泛销售，该产品侵犯了原告的商标权并涉及不正当竞争。
9、原告产品处于销售状态时的照片，证明原告馅饼产品在店铺销售的状态下，一般消费者所观察到的外包装与被告产品的外包装非常容易混淆。
10、商标注册受理通知书、被告所使用包装盒外观图片、原告所使用包装盒外观图片、原被告包装盒及包装袋对比图、购买小票，证明被告在生产的馅饼包装盒上突出使用了拟申请注册的商标"臻食轩"等字样，与原告包装盒具有显著区别，装潢及规格均明显不一致，不致混淆。
11、购销合同，证明两被告就"臻食轩"牌馅饼依法签订了购销合同。
12、誉海公司的新包装盒，证明誉海公司之前使用"鼓浪屿"三个字是地理标识，不是作为商标使用。
13、其他同类产品生产企业馅饼盒图片（7个馅饼盒），证明同行业产品包装上都使用了"鼓浪屿特产"，被告对"鼓浪屿"的使用是合理的，属于行业惯例。
14、上市凭证，证明东本公司销售的"臻食轩"牌馅饼系向誉海公司合法购买取得。
15、誉海公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、工业产品生产许可证，证明被告誉海公司系依法核准登记设立的企业，东本公司销售的"臻食轩"馅饼来源渠道合法。

（四）判案理由
厦门市思明区人民法院经审理认为：
1、关于（2013）厦思证内字第1908号、1909号《公证书》中封存的馅饼包装盒。
根据《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称《实施条例》）第四十九条的规定，对通用名称、地名的使用应当是"正当使用"。虽然"鼓浪屿"是十分著名的地名，"馅饼"也是食品行业的通用名称，但在第1908号、1909号《公证书》封存的馅饼包装盒中，"鼓浪屿"和"馅饼"在盒盖正面呈现为分开、各自独立的两行，可见被告并非将"鼓浪屿馅饼"作为不可分割的整体使用，而是特别突出了"鼓浪屿"三个字。另外，"鼓浪屿"三个字用在盒盖正面正中间的位置，所用字体亦是整个盒盖正面所有文字中最大的，反之被告拟注册的"臻食轩"商标则位于比较不显眼的左上角且字体较小，因此从整体上看，"鼓浪屿"三个字在馅饼盒外包装中处于居中、显眼的位置，消费者购买时最先注意到的是"鼓浪屿"三字而非被告的"臻食轩"商标。被告在馅饼盒上显著、突出地使用了原告享有独占使用权的商标"鼓浪屿"，极易使相关公众就产品的来源与原告产品产生混淆和误认，因此，这种使用并不属于《实施条例》所规定的对于地名的正当使用，对被告提出的"鼓浪屿"是地名，"馅饼"是通用名称，原告无权禁止他人使用的答辩，法院不予采纳。
2、关于（2013）厦思证内字第4001号、4002号《公证书》中封存的馅饼包装盒。
在第4001号、4002号《公证书》所封存的馅饼包装盒中，盒盖正中间的位置标明"馅饼"，并在"馅饼"二字左侧以较小字体写明"鼓浪屿特产"，"鼓浪屿"与"特产"形成一个整体。原告虽是注册商标"鼓浪屿"的独占使用权人，但同时鼓浪屿也是一个耳熟能详的地名，根据《实施条例》第四十九条的规定，原告并不能禁止其他人合理使用作为地名的"鼓浪屿"。原告经合法途径取得的注册商标是"鼓浪屿"，在馅饼是厦门特产或鼓浪屿特产并无定论的情况下，被告在外包装盒上标明自己的商标"臻食轩"，同时使用"鼓浪屿特产"的字样，而没有将"鼓浪屿"三个字单独突出使用，并不会导致消费者购买时将被告的产品误认为是原告的"鼓浪屿"牌馅饼，因此，被告在包装上标明"鼓浪屿特产"的做法并无不妥，属于《实施条例》规定的合理使用。
3、被告誉海公司在盒盖扉页中使用"鼓浪屿馅饼"字样不构成侵权。
"馅饼"作为厦门地区比较著名的食品，其生产、销售、材料来源范围并未局限于鼓浪屿地区，无证据表明馅饼与鼓浪屿有某种特定的联系，亦无证据证明经过长期使用或宣传，"鼓浪屿馅饼"已经成为商品通用名称或知名商品特有的名称。被告誉海公司的地址曾位于鼓浪屿后才迁出，故其在盒盖扉页中将产品表述为"鼓浪屿馅饼"，可以认为是将"鼓浪屿"作为一个地名使用。另外，"鼓浪屿馅饼"的表述位于盒盖扉页且未将"鼓浪屿"三个字独立突出使用，并不会造成消费者购买时的混淆和误解。因此，被告誉海公司在扉页中使用"鼓浪屿"字样并不构成侵权。
4、两被告对东本公司销售的馅饼的供货单位是誉海公司均无异议，且被告东本公司提供了"臻食轩"馅饼的购销合同及上市凭证。被告东本公司作为食品经销商，其销售的馅饼从正规的生产商家进货并签订合同，有工商行政部门发放的上市凭证，其已经尽到了合理的审查、注意义务，因此，被告主张涉案馅饼具有合法来源的意见，法院予以采纳。被告东本公司不承担侵权责任。

（五）定案结论
厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项、《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
1、被告厦门市誉海食品有限公司应立即停止在其生产、销售的产品上使用带有"鼓浪屿"字样包装盒【与（2013）厦思证内字第1908号、1909号《公证书》中封存的包装盒一致】；
2、被告厦门市誉海食品有限公司应于本判决生效后十日内赔偿原告厦门兴茂贸易有限公司经济损失及合理费用共计人民币80000元；
3、驳回原告厦门兴茂贸易有限公司的其他诉讼请求。

（六）解说
1、引子
地名和商标的重合是司法实践中经常会遇到的问题，我国商标法规定，县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名，不得作为商标。鼓浪屿原来是厦门的一个区，属于县级以上的地名，由于行政区划改革，2003年鼓浪屿区并入思明区，鼓浪屿不再是一个县级行政区划。这一"禁止事项"取消后，鼓浪屿作为一个全国知名风景区，迅速被抢注商标，甚至在卫浴产品上都出现了鼓浪屿商标。这就使得"鼓浪屿"在被使用时，更多遭受了地名使用和商标权之间的冲突。
馅饼是厦门旅游市场一种常见的"伴手礼"，本案判决涉及的二种馅饼包装，最终法院认定其中一种对"鼓浪屿"三字的使用构成侵权，另一种包装未侵权，同时本案亦涉及地名商标与通用名称的问题。地名与商品通用名称之间的关系，作为地名使用与作为商标使用间的界限本案均有涉及，对此进行分析与研究，对于"鼓浪屿"三字如何进行商标注册、作为地名如何合理使用均十分有意义。
2、地名与地理标志、通用名称
本案被告主张"鼓浪屿馅饼"是鼓浪屿区域内所产馅饼产品的统称，进而可以被全部馅饼生产厂家使用。这涉及商标法中两个概念，即地理标志和商品通用名称。
首先是地理标志。《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十六条第二款规定，地理标志是指表示某种商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。而该款所规定的"地理标志"，根据《实施条例》第六条的规定可以作为证明商标或集体商标申请注册。福建省著名的地理标志商标就有"安溪铁观音"、"永春老醋"、"武夷岩茶"等多达一百多个。地理标志可以注册为商标，这是商标法对地域产品的一种保护手段，即某种商品来源于某特定地域，其特定质量、信誉或其他特性主要与该地域来源有关，特定主体将其注册为商标（商标格式一般为"地名+品名"），而该地区内符合条件的产品均可以使用。但从本案的证据及目前厦门市面上销售的馅饼看，无论生产地域、原料来源还是生产工艺传承等均与"鼓浪屿"这一地点无太大关系。甚至现今市场上销售的馅饼生产地点基本不在鼓浪屿上，很多馅饼产品上标注为"鼓浪屿特产"、"鼓浪屿风味"更多是意在产品宣传上借助"鼓浪屿"这一全国著名风景区的名气，因此，"鼓浪屿馅饼"并不符合地理标志的条件，亦未被申请注册为证明商标或集体商标。
其次是商品通用名称。通用名称是指在某一范围内约定俗成，被普遍使用的某一种类商品的名称。"馅饼"作为通用名称并无争议，"鼓浪屿"作为地名，要与"馅饼"相结合成为商品的通用名称，必须证明"鼓浪屿馅饼"是行业内规范化的称谓，具有一定的人文内涵、品质特征或者特定地域来源，但正如上所述，"鼓浪屿馅饼"并未体现出某些统一的商品特征，将"鼓浪屿馅饼"作为一种规范化的通用名称并无依据。
因此，不论地名是欲成为地理标志还是商品通用名称，均要求产品与该地区存在特定的联系，并且在类似案件中均应有足够的证据证明这种特定的渊源和内涵。
3、地名商标与地名的正当使用
"鼓浪屿"商标从鼓浪屿食品厂时期开始，被用在馅饼产品上的时间已经很久，而原告亦拥有合法的注册商标专有使用权。对这种具有注册商标和地名双重意义的商标，如何在审判中平衡商标所有人和大众对于地名的使用是最大的难点。本案所涉两种包装，一种被判侵权，一种未被认定为侵权，笔者认为，界限就在于《实施细则》第四十九条所规定的"正当使用"。
商标的意义在于它的区别性，但将地名注册为商标，《实施条例》第四十九条规定商标所有权人并不能完全禁止他人使用该地名，当然这种使用应该是法律规定的"正当使用"。地名商标相较于其他类型商标，显著性是比较差的，它同时具有两方面的区别意义：一方面它是商标所有权人享有专有使用权的注册商标，具有标明商标所有权人商品来源的识别功能；另一方面，它又是一个地名，具有标识地理位置的作用。因此，在地名商标中，判断何种情况下属于《实施条例》第四十九条的"正当使用是重点和难点。以本案为例，法官认为，被注册为商标的地名，不应该被刻意突出使用，涉案第一款包装盒，将"鼓浪屿"三个字放在盒盖的正中间，自己的商标放在比较不显眼的角落，这种做法显然是有意要突出"鼓浪屿"，而将自己的商标弱化，这极易导致消费者在购买时将被告的产品和"鼓浪屿"联系起来。突出使用他人地名商标并且极易导致消费者混淆，不应认为是正当使用。而在涉案产品的扉页及第二款包装盒中，将产品表述为"鼓浪屿馅饼"、"鼓浪屿特产"，并且以较小的字印刷在较不显眼的位置，"XX特产"、"XX馅饼"这种表述，特别是放在比较不突出的位置，事实上表明的是一种地理区域，这是地名在商标之外的另外一个功能，根据《商标法实施条例》的规定，不能禁止他人使用。
因此，笔者认为，地名商标中的"地名"商标权人外的其他人亦可使用，但应为"正当使用"，即应为地理标识意义上的使用，且不应将地名突出使用导致混淆商品来源，使消费者产生误认。
某些地域较为出名的产品，对当地的经济以及居民的收入都有巨大影响，比如福建省的平和蜜柚、永春芦柑等，都是当地的支柱产业。对此类与地域密切相关的产品，应该提高品牌保护意识，特别是相关部门或行业协会可将地理标志作为证明商标或集体商标进行注册，尽早采取知识产权保护措施，防止某些地名被个别人注册为商标形成垄断，造成整个行业经济的损失。比说，在厦门同安地区享誉盛名的知名小吃--"同安封肉"曾被商家以"同安封"的商标进行抢注。但此后从保护本土知名传统小吃角度出发，当地政府经过深入调研，申请注册"同安封肉"的地域性商标对其加以保护，避免"同安封"混淆消费者视听。
（李缘缘）