（一）首部
1、判决书字号
一审判决书：西宁市中级人民法院（2012）宁民三初字第41号民事判决。
二审判决书：青海省高级人民法院（2013）青民三终字第3号民事裁定书
3、诉讼双方
上诉人（原审被告）:王某，男，1971年9月29日出生，汉族，无固定职业，住西宁市。
委托代理人：朱林，青海辉湟律师事务所律师。
委托代理人：刘婷婷，青海辉湟律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）:沈某，男，1929年11月5日出生，汉族，原青海省畜牧兽医科学院研究员，住西宁市虎台小区。
委托代理人：张衍光，江苏通运律师事务所律师。
委托代理人：王希成，青海恩泽律师事务所律师。
5、审判机关和审判组织
一审法院：青海省西宁市中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：陈志秀审判员宋敏芳、韩雪梅（主审）
二审法院：青海省高级人民法院
合议庭组成人员：审判长：马贵成，审判员：李晓云、王芳。
6、审结时间
一审审结时间：2012年12月27日
二审审结时间：2014年2月20日
（二）、一审情况
1、一审诉辩主张
1）、原告及其委托代理人诉称：王某违反合同约定构成违约,应按合同约定支付违约金的事实。一审原告沈某请求判令被告承担违约金300万元。
2）、答辩称：双方合同签订后之时，沈某隐瞒其与烟台瑞东科技发展有限公司签订合同，并独家许可该公司使用专利的事实。致使专利权不能及时办理更名手续，不予付款的责任不在被告，不应承担违约责任。
2、一审事实和证据
一审法院审理查明，2005年2月16日转让方沈某与受让方王某签订一份《专利权转让合同》，合同主要内容为："鉴于转让方沈某将拥有中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法的专利权转让给受让人王某，特签订本合同。第一条有关名词和术语的解释：1.4专利实施许可合同：特指在本合同签订前，转让方已许可他人实施本合同项下冬虫夏草真菌的发酵生产方法专利的相关合同；在本合同中具体指转让方与杭州中美华东制药有限公司、山东烟台瑞东科技发展有限公司、浙江赐富医药有限公司三家企业签署的技术实施许可合同；第二条转让方向受让方交付资料的内容： 2.1 转让方申请本合同项下的专利技术时向国家知识产权局递交的全部专利申请文件(见本合同附件1)，包括请求书、说明书、权利要求书、附图、摘要及摘要附图、意见陈述书以及著录事项变更、权利丧失后恢复权利的审批决定，代理委托书等；2.2 国家知识产权局向转让方授予本合同项下专利权的所有文件（见本合同附件2），包括受理通知书、中间文件、授权决定、专利证书及副本等；2.3 转让方已许可他人实施的全部专利实施许可合同书、补充合同、合同书附件（与实施该专利有关的技术、工艺等文件。见本合同附件3）。第三条交付资料的时间、地点及方式：3.1本合同签订后，转让方收到受让方支付给转让方的首批转让对价后五日内，转让方向受让方交付本合同第二条所述的全部资料。第四条已签署的专利实施许可合同的相关约定：4.1 本合同生效后，转让方已与三家（杭州中美华东制药有限公司、山东烟台瑞东科技发展有限公司、浙江赐福医药有限公司）签订的专利实施许可合同项下的相关权利与义务仍由转让方享有并承担。受让方不得干涉转让方与三家的有关合同。在情况允许下，转让方负有积极与上述被许可方解除许可合同或变更成一般许可或缩短（小）许可地域范围和期限的义务。第五条转让对价及支付方式：5.1 本合同项下专利权的转让对价为515万元，不含税。其中，500万元采用分期付款方式由受让方向转让方支付。剩余15万元待新公司成立后，由受让方为转让方代垫出资到新公司，最终转让方持有新公司15%的股权；5.2 500万元专利权转让对价的支付方式为分期付款，即本合同签署后十日内，受让方向转让方先期支付100万元转让对价；待该专利技术投产生产出产品后十五日内，受让方向转让方支付100万元转让对价；其余转让对价300万元分三年付清（2006年12月到2009年12月止），由受让方于本合同签订后的每一年最后一个月内向转让方支付100元，直至转让对价支付完毕。第十一条违约责任：11.1 受让方无正当理由，逾期向转让方支付本合同约定的现金转让对价的，每逾期一天应按当期未支付款项的千分之一向转让方支付违约金；受让方拒付转让对价的，转让方有权解除合同并要求受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更的专利权，并要求受让方向转让方支付违约金100万元；11.4 除受让方将本合同专利权转让给新公司外，受让方未经转让方许可，向第三方进行专利权转让，视为受让方违约，受让方应向转让方支付违约金200万元；11.8 转让方不履行合同，迟延办理专利权的转让手续，应向受让方支付500万元转让对价的千分之一的违约金，并赔偿给受让方造成的损失；逾期两个月不办理专利权转让手续的，受让方有权解除合同，转让方应当返还转让对价，并支付200万元的违约金，此外还应赔偿给受让方造成的损失；11.12 本合同签订后，如转让方将本合同项下专利技术再许可任何第三人实施、使用或将专利技术转让给任何第三方的，受让方有权解除合同，并要求转让方退还受让方已支付的全部转让对价，同时转让方应向受让方支付100万元的违约金。如因此造成受让方损失的还应赔偿受让方的全部损失；11.13 如转让方及其亲属向外泄漏与本专利合同项下相关的技术秘密，视为转让方违约，转让方同意以其持有新公司15%的股权无偿转让给受让方的方式承担违约责任，并返还500万元的转让对价；11.14 如转让方及其亲属未经受让方及新公司同意，而与任何第三方（不包括本合同第四条所包含三家）合作进行本合同项下后续研发的，视为违约，转让方同意以其持有新公司15%的股权无偿转让给受让方的方式承担违约责任，并返还500万元的转让对价。第十六条其它事项：16.1 本合同签订后双方应依约履行各自义务并尽快办理专利权转让手续，转让方应协助受让方向国家专利行政部门进行登记，由国家专利行政部门予以公告"。合同签订后，王某按约定将首笔转让款100万元支付给沈某，沈某也将冬虫夏草真菌的发酵生产方法的相关资料交付给王某。王某所属企业利用该专利技术于2006年生产出"圣傲冬虫夏草菌丝软胶囊"产品。2007年王某给沈某支付转让款50万元。合同履行中因沈某与山东烟台瑞东科技发展有限公司于2001年7月14日签订《技术转让合同》，约定沈某将该专利权以排他许可方式许可该公司实施，合同期限为10年，自2001年6月7日起至2011年6月6日止。该合同约定的许可期限未届满，为避免沈某在履行该合同期间出现违约行为，沈某和王某口头约定暂不办理专利权转让登记过户手续，王某就此也未给沈某支付剩余专利转让款。2011年6月24日王某将中国冬虫夏草真菌发酵生产方法的专利权变更到自己名下。
王某取得专利权后和党某达成协议，将中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法的专利权转让给党某。国家知识产权局于2012年4月26日下发了专利权变更手续合格通知书，8月8日办理了该专利权变更登记手续。
3、一审判案理由
一审法院认为，王某与沈某于2005年2月16日签订的《专利权转让合同》合法有效，双方应按约全面履行合同。按合同约定待该专利技术投产生产出产品后十五日内，受让方（王某）向转让方（沈某）支付100万元的转让对价，庭审中王某对其所属企业已按沈某转让的专利技术于2006年生产出"圣傲冬虫夏草菌丝软胶囊"产品的事实不持异议，应认定双方约定给付100万元转让对价的条件成就，王某应在该产品生产后十五日内支付100万转让对价。另合同还约定其余转让对价300万元在2006年12月到2009年12月期间分三次付清，至今王某并未按合同约定支付全部转让款，王某的行为违反了合同约定，构成违约，应当承担违约责任。 双方在合同中就沈某与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订《专利权转让合同》的处理作了约定，并由此口头约定暂不办理专利权变更登记手续，因双方在合同未约定专利权登记过户的期限，也未约定专利权登记过户是支付转让款的条件，王某也未提交其与沈某口头约定暂不办理该专利权转让登记过户手续后对原约定的付款条件及期限作了变更的相关证据，故王某所持沈某隐瞒将该专利权独占许可他人实施的事实，导致该专利权未能及时登记过户到自己名下，故其不付剩余转让款的行为是对专利权未能办理过户的合理抗辩的理由与事实不符，不予采信；按合同约定"受让方拒付转让对价的，转让方有权解除合同并要求受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更的专利权，并要求受让方向转让方支付违约金100万元"，王某未按约定支付全部转让款，其行为违反了合同约定，构成违约，应承担支付100万元违约金的责任。庭审中王某未提交其将专利再次转让时经沈某许可的相关证据，王某未经沈某许可将专利权转让给党某的行为违反了双方关于"受让方将本合同专利权转让给新公司外，受让方未经转让方许可，向第三方进行专利权转让，视为受让方违约，受让方应向转让方支付违约金200万元"的约定，王某应依约承担支付200万元违约金的违约责任。现诉争专利已办理变更登记，专利所有权人不是王某，审理中就此事实向沈某释明后，其表示对请求解除合同，返还专利资料的诉讼请求不予变更，因该诉讼请求依据的事实经国家知识产权局行政行为确认，故本案中对沈某的该两项诉讼请求予以驳回。
4、一审定案结论
西宁市中级人民法院依据《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条、一百二十八条之规定，判决：一、王某于本判决书生效后三十日内支付沈某违约金300万元；二、驳回沈某的其它诉讼请求。
（三）、二审诉辩主张
王某上诉称，第一、上诉人王某不应承担100万元违约金。《专利权转让合同》第16.1条明确约定，被上诉人沈某与上诉人王某在《专利权转让合同》签订后尽快办理专利权转让手续。合同签订后上诉人王某已依据合同约定支付了100万元转让价款，可就在王某依据合同第16.1条要求沈某办理变更手续时，沈某才提出自己隐瞒了与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订的《技术转让合同》中对专利权转让有明确的限制性条款规定，如被上诉人在《技术转让合同》履行期限内将该专利权转让，则该专利权由山东烟台瑞东科技发展有限公司直接获得该专利权的事实。因此专利权不仅不能依《专利权转让合同》的约定办理过户手续，反而一拖就拖了六年之久。本案《专利权转让合同》是双务合同，上诉人王某对沈某违约行为行使当然的抗辩权。第二、上诉人王某不应承担200万元违约金。就合同中关于上诉人不经被上诉人的同意转让该专利权的行为应承担违约责任的约定来看，是违反公平原则的。该条是对上诉人王某获得专利权后重要权能做了限制，这也就意味着上诉人王某在行使专利处分权时必须要经过被上诉人同意，这样的约定已经将上诉人王某购买专利权后权能的实现大大降低，这对上诉人王某来说是非常不公平的限制性条款，明显违背了公平正义原则。请求二审法院撤销原审判决，依法驳回被上诉人请求承担违约金的诉讼请求。
（四）二审认定事实与证据
二审法院依法确认一审判决认定的事实。二审审理期间双方未提交新证据。
（五）二审判案理由
二审法院认为：（一）关于不履行合同义务的违约责任问题王某与沈某签订的《专利权转让合同》第五条5.1、5.2项约定"本合同项下专利权的转让对价为515万元，不含税。其中，500万元采用分期付款方式由受让方向转让方支付。剩余15万元待新公司成立后，由受让方为转让方代垫出资到新公司，最终转让方持有新公司15%的股权；500万元专利权转让对价的支付方式为分期付款，即本合同签署后十日内，受让方向转让方先期支付100万元转让对价；待该专利技术投产生产出产品后十五日内，受让方向转让方支付100万元转让对价；其余转让对价300万元分三年付清（2006年12月到2009年12月止），由受让方于本合同签订后的每一年最后一个月内向转让方支付100元，直至转让对价支付完毕。"双方在《专利权转让合同》十一条11.1项中约定"受让方无正当理由，逾期向转让方支付本合同约定的现金转让对价的，每逾期一天应按当期未支付款项的千分之一向转让方支付违约金；受让方拒付转让对价的，转让方有权解除合同并要求受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更的专利权，并要求受让方向转让方支付违约金100万元"。根据双方当事人的上述约定，王某依约支付了100万元转让对价，并将沈某登记为青海珠峰药业有限公司股东，持有15%股权；庭审中王某对青海珠峰药业有限公司已按沈某出让的专利技术于2006年生产出"圣傲冬虫夏草菌丝软胶囊"产品的事实不持异议，应认定双方约定"该专利技术投产生产出产品"的付款条件成就，王某应在该产品生产后十五日内支付剩余转让价款，但王某除支付50万元外，自2007年至今未依合同约定期限支付剩余350万元转让价款，其行为违反了合同约定，已构成违约，应当承担违约责任。关于沈某主张支付100万元违约金问题，考虑到本案合同已部分履行，且因沈某与山东烟台瑞东科技发展有限公司订立合同中有独家许可实施的约定，双方口头约定暂不办理本案专利权变更登记手续事实，应本着公平原则，确定王某应承担50万元违约金责任。
王某关于沈某隐瞒将该专利权独占许可他人实施，导致该专利权未能及时登记过户到自己名下，其不付剩余转让款未构成违约的上诉理由。经查，双方签订的《专利权转让合同》第四条4.1项约定："本合同生效后，转让方已与三家（杭州中美华东制药有限公司、山东烟台瑞东科技发展有限公司、浙江赐福医药有限公司）签订的专利实施许可合同项下的相关权利与义务仍由转让方享有并承担。受让方不得干涉转让方与三家的有关合同"。2001年7月14日，山东烟台瑞东科技发展有限公司为甲方与乙方沈某签订了《补充合同三》，约定该合同为"独家许可实施"，合同期自2001年6月起至2011年6月6日，如沈某违约，该专利所有权归甲方所有。王某与沈某签订的《专利权转让合同》中亦明确约定移交的资料中包括沈某与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订的《技术转让合同》及《补充合同三》等文件。当王某认为沈某与山东烟台瑞东科技发展有限公司的合同未到期的情况下，坚持办理专利权登记变更手续，可能发生其所受让的专利权归山东烟台瑞东科技发展有限公司所有的风险，王某便选择了延缓办理，与沈某口头约定暂不办理专利权变更登记手续。双方未约定专利权登记过户的期限，也未约定专利权登记过户是支付转让款的条件，王某也未提交其与沈某口头约定暂不办理该专利权转让登记过户手续后对原约定的付款条件及期限作了变更的相关证据，其上诉理由缺乏事实依据。
（二）关于合同约定200万元违约金问题。涉案专利权是沈某的智力发明成果，其转让意愿应当得到尊重。双方《专利权转让合同》第十一条11.4项约定"除受让方将本合同专利权转让给新公司外，受让方未经转让方许可，向第三方进行专利权转让，视为受让方违约，受让方应向转让方支付违约金200万元"。该项约定中的"新公司"是指青海珠峰药业有限公司，沈某是合同约定的股东之一。该条款从其内容看，属于当事人的特别约定，双方均应受此约定约束。但王某自2006年取得专利权后，未征得沈某许可，擅自将该专利权转让给第三人党某，其行为违反合同约定，构成违约，应依约承担违约金200万元。王某上诉认为该条款限制了受让人的处分权利，主张该条款无效理由不当。双方订立专利权转让合同时，该条款也构成了合同成立并得以履行的条件之一，王某承诺并自愿接受约定条款约束，且该约定不违反相关法律法规规定，其主张该条款无效缺乏法律依据。即使该条款显失公平，也应在合同签订后的一年之内行使撤销权，但其在一审诉讼中未诉求降低违约金，在二审庭审时又请求降低违约金，其权利行使不当，二审不予考虑。
综上，上诉人王某与被上诉人沈某签订的《专利权转让合同》是双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护。本案合同约定转让对价为515万元（不含税）。合同履行中，上诉人王某支付被上诉人沈某现金150万元，15万元被上诉人沈某依约成为青海珠峰药业有限公司的股东，持有15%股权，其余350万元现金转让价至今未付。鉴于专利权转让对价已部分履行的实际，考虑到被上诉人沈某虽然没有隐瞒与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订合同的事实，但上诉人王某未能依约"尽快"取得该专利权的因素，上诉人王某应酌情承担违约金50万元为宜。依照双方签订的合同第11.4条的约定，上诉人王某2006年取得专利权后，未征得被上诉人沈某许可，擅自将该专利权转让给第三人党某，其行为违反合同的特别约定，构成违约，应依约承担违约金200万元。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，但未考虑部分履行的实际以及上诉人王某未能依约"尽快"取得专利所有权的因素，判决不履行合同违约金过高，应予纠正。上诉人王某的上诉请求部分有理，本院应予支持。
（六）二审定案结论
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持西宁市中级人民法院（2012）宁民三初字第41号民事判决第二项，即驳回沈某的其他诉讼请求；
二、变更西宁市中级人民法院（2012） 宁民三初字第41号民事判决第一项为：王某于本判决送达次日起三十日内支付沈某违约金250万元。
一审案件受理费按照一审判决收取，二审案件受理费30825元、财产保全费5000元，由王某负担30665元、沈某负担5160元。
（七）解说
案件背景：沈某与王某签订专利权转让合同之后，王某支付了150万元转让对价及沈某登记成为青海珠峰药业有限公司股东，持有15%股权外，其余350万元尚未支付，且王某未按约定在沈某不知情的情况下，将专利权变更在自己名下。沈某得知后便诉至法院，要求解除合同，返还资料并判令王某承担违约金100万元。依据双方签订的转让合同11.1条约定，受让方拒付对价的，转让方有1权解除合同，受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更专利权，并要求支付转让方违约金100万元。沈某在王某不完全履行合同，不支付剩余350万元对价的情况下，依据合同约定诉请解除合同的条件成就，其诉求既有事实依据，又有合同约定，其解除合同理由成立。本案在审理中，王某提交书面同意解除合同意见书，沈某却提出申请，要求对王某名下的专利权予以保全，并提供担保。二审法官去国家知识产权局进行保全时，才得知王某在一审诉讼期间，将专利权转让给第三人党某，其行为显属恶意。由于情势发生变化，解除合同的基础已不存在。如法院在解除合同已无基础的情况下，依据双方意思判决解除合同，势必损害了第三人党某的权益，而且更重要的是王某根本无法返还专利权给沈某。沈某于2012年6月21日向本院提交申请，要求追加第三人党某或变更诉讼请求。请求二审法院裁定发回重审，以维护其合法权益。结合沈某的申请和本案的实际，本案撤销一审判决，发回西宁市中级人民法院重审。重审中沈某申请中止诉讼，得到法院准许，其作为原告，以国家知识产权局为被告、王某为第三人，向北京市二中院提起行政诉讼。因行政诉讼败诉，沈某撤回请求解除合同及返还资料的诉讼请求，主张支付300万元违约金的诉讼请求。二审法院认为，上诉人王某与被上诉人沈某签订的《专利权转让合同》是双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护。鉴于专利权转让对价已部分履行的实际，考虑到被上诉人沈某虽然没有隐瞒与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订合同的事实，但上诉人王某未能依约"尽快"取得该专利权的因素，上诉人王某应酌情承担违约金250万元为宜。沈某要求支付专利权转让对价350万元的诉讼又在西宁市中级人民法院提起诉讼。
（王芳）
【裁判要旨】一方订立专利权转让合同时，约定禁止受让人擅自向第三人转向专利权，受让人受该约定的约束，否则应承担违约责任。
